특허출원 시기 _ 특허는 어느 시점해야 할까요?

 

 

 

 

특허출원은 어느 시점에 해야 할까요?
발명이 완성된 직후라고요?
많은 분들이 그렇게 생각하시지만 안타깝게도 좋은 대답은 아닙니다.

 

하나의 전자제품을 예로 들자면, 전자제품이 개발되는 동안에는 수많은 단계가 존재합니다.
크게 구분하면, 제품의 기획, 연구개발(R&D), 시제품완성, 마케팅, 제품판매 순입니다.

보통은 시제품이 완성되고 나서 특허출원을 진행하시는 경우가 많습니다.
그러면서 며칠 뒤에 박람회에 참석을 해야 하니 특허출원을 서둘러 달라고 하시기도 합니다.
이러면 너무 급박합니다. 명세서가 충분한 시간을 들여 작성되지 못하니 특허의 질도 떨어지게 됩니다.
나아가 제품 1개에 특허가 1개밖에 나오지 않는 단점도 있습니다.

미국의 경우에는 연구개발 단계에서 여러 개의 특허출원이 진행됩니다.
제품을 개발하면서 새롭게 나오는 아이디어들 하나하나에 대하여 특허출원을 하는 것이죠.

그래서 하나의 제품에 대해 여러 개의 특허가 탄생을 하는 경우가 많습니다.
아이디어가 특허받기에는 약하다는 생각이 들면 가출원(예비출원)을 해놓고, 추후 특허출원을 하면서 우선권을 주장하여 출원일을 가출원일로 앞당깁니다.





이제 결과를 비교해보겠습니다.

 

한국업체 A와 미국업체 B가 2014년 1월에 동시에 연구개발을 착수하여 시제품을 2016년 12월에 완성시켰습니다. 그런데 미국업체 B는 연구개발기간인 2014년에서 2016년 사이에 여러 개의 특허출원을 하였습니다. 한편, 한국업체 A는 시제품이 나오고서야 한달 뒤인 2017년 1월에 1개의 특허출원을 합니다.

두 개의 업체가 특허로 경쟁한다면 어느 업체가 승리할까요? 물어볼 필요도 없을 겁니다.
두 개의 업체의 경쟁을 제외하고 다른 업체와의 경쟁을 고려하더라도 미국업체 B의 사례가 바람직합니다.

예를 들어 한국업체 A는 완성된 제품에 대하여 단 1개의 특허권을 가지고 있습니다. 그런데 한국에서 경쟁업체가 A의 제품을 그대로 베껴서 판매했습니다. 이에 분노한 A는 경쟁업체로 경고장을 보냅니다. 그런데 경쟁업체 C사는 꼬리를 내리지 않습니다. 오히려 A사의 특허권 1개에 대해 무효심판을 청구합니다.

 

 

 

 

이러한 사례는 너무 흔한 사례입니다.  안타깝게도 우리나라의 특허 무효율은 70프로에 가깝습니다.
전 세계의 선행문헌을 눈에 불을 켜고 찾는 경우, 무효당할 수 있는 확률이 70프로라는 의미입니다.

 

그래서 경쟁업체는 침해를 인정하고 제품을 폐기하거나 라이센스비를 주기보다는 무효심판을 청구하는 것이 현명한 선택입니다.

 

그런데 다음 경우를 고려해 보시기 바랍니다.

A사가 B사의 방식대로 연구개발 중에 특허를 계속 출원하여 완성품에 대해 특허 3개를 가지고 있습니다. 이때 경고장을 받은 C사는 특허 3개에 대한 무효심판을 청구하기는 부담스럽습니다. 특허 3개 모두를 무효시킬 수 있는 확률은 30프로 정도 밖에 되지 않습니다. 나아가 특허 3개에 대한 무효심판 비용 또한 상당합니다. 차라리 A사에 처음부터 꼬리를 내리는 것이 현명한 선택입니다.

 

 

 

고객들 중에는 마케팅이나 판매가 시작하고 특허출원을 하시려 하는 분도 있습니다. 교수님 중에는 논문을 발표하고 특허출원을 하시려 하는 분도 있습니다.

 

이건 너무 늦으신 겁니다. 발명내용이나 제품이 공지되었으므로 특허의 부등록 사유가 존재하기 때문입니다.

물론 예외규정이 있습니다만. 다른 국가에서 특허를 받는 것에 문제가 생길 수 있습니다. 아래에서 조금 더 자세히 설명하겠습니다.

마케팅이나 판매가 1년을 지나고 특허출원하는 것은 최악입니다. 이런 경우는 공지 후 1년 내의 출원이라는 공지예외 사유에도 해당되지 않습니다. 결국 공개된 발명이라는 이유로 절대 특허등록을 받을 수 없습니다.

마케팅이나 제품판매개시 후 1년 내에 특허출원하는 것은 조금 낫습니다. 이런 경우 한국에는 특허등록이 가능합니다.
공지예외 사유를 주장할 수 있기 때문입니다. 발명자 스스로 발명을 공개한 경우나 제3자가 무단으로 공개한 경우는 공지되지 않은 것으로 인정해 줍니다.

 

그렇지만 이 예외 규정은 국가마다 다르므로 적용받지 못할 수 있습니다. 예를 들어 중국은 중국정부가 지정한 박람회에서의 공지만 예외를 인정합니다. 즉, 이 발명은 중국에서 특허를 받을 수 없게 됩니다.

 

그래서 가장 바람직하게는 연구개발 시점에서 특허출원을 하는 것이고, 늦어도 시제품이 공개되기 전에 특허출원을 해야 합니다.

 

 

 

 

 

이와 같이 특허출원시기에 따라 권리보호는 크게 차이가 나게 됩니다.
결론적으로 특허출원은 적어도 제품이 공개되기 전에 해야 하며, 바람직하게는 연구개발단계에서부터 아이디어마다 해야한다는 말씀을 드리고 싶습니다.

기율특허사무소