상표분쟁, 내 상표를 몰래 출원한 직장 동료, 이대로 빼앗기는 걸까요?

 

안녕하세요,

기율특허입니다.

 

오늘의 포스팅 주제는 상표분쟁 중에서도

<신의칙에 반한 상표출원>

에 관한 이야기를 해볼까 합니다.

 

흔한 일은 아니지만 가끔 다급하게 전화문의를 해서 “지금은 퇴사했지만

우리 회사 소속 직원이 회사 상표를 자기 명의로 출원한 걸 이제야 발견

했는데 어떻게 해야 하냐…”며 발을 동동 구르시는 경우가 있습니다.

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이러한 상황은 보통 법적 문제도 문제지만,

한때 좋은 맘으로 으쌰 으쌰 일을 같이 했던 직원 또는 동업자 간의 복잡한 감정이 얽히고

설켜 참으로 괴롭고 스트레스받는 일이 아닐 수 없는데요.

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​우리 상표법은 이 부분에 대해서도 이미 명확히 규정을 해놓았습니다.

​​

한번 보실까요?

 

 

 

본 규정의 취지를 살펴보면,

타인과의 계약이나 거래 관계 등 특정한 관계에 있던 자가 이를 통해

알게 된 타인의 상표를 자기가 출원하는 등 [신의성실 원칙]에 위반한

상표에 대하여 등록을 불허하기 위함입니다.

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보다 구체적으로 법이 적용되기 위한 요건을 살펴보겠습니다.

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[적용요건]

​1. ‘동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래 관계 또는 그 밖의 관계’를 통한 것일 것

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문서를 통해 정식으로 동업, 고용, 거래 관계가 이루어진 경우뿐만 아니라,

기타 계약관계나 거래 관계가 증명되는 경우도 이에 해당됩니다.

​​

<예시>

▶동업자가 다른 동업자의 사용을 배제하기 위하여 단독으로 출원하는 경우

▶종업원이 회사의 제품 출시 계획을 알고 해당 상표를 미리 출원하여 선점하고자 하는 경우

▶대리점 등 업무상 거래 관계에 있는 자가 거래 대상이 되는 제품의 상표를 선점 목적으로 출원하는 경우

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여기서, [그 밖의 관계]라 함은 동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래 관계에 준하는 일정한

신의성실 관계를 말합니다.

따라서, 관련 없는 제3자의 영업활동이나 대중매체 등을 통하여 상표의 사용이나

사용 준비 중임을 인지하고 이를 출원하는 경우 등은 이에 해당하지 않는 것으로 봅니다.

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<예시>

▶지역 브랜드 공모전의 당선작을 공모전 심사위원이었던 자가 무단으로 출원하는 경우

 

 

​2. ‘타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표임을 알고’ 있을 것​

​​

[타인]이라 함은 국내외 자연인, 법인은 물론 법인격 없는 단체나 외국인도 포함하며,

[사용하거나 사용 준비 중인 상표]라 함은 속지주의 원칙상 국내에서 사용 또는 사용

준비 중인 경우에 적용됩니다.​

​

또한, 상표로 기능하지 않는 드라마 제명이나 저작물에는 적용되지 않습니다.

​

​아울러, 본호는 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 출원한 경우에

적용되나, 계약관계나 업무상 거래 관계 또는 그 밖의 관계가 있었다면 대부분

그러한 인식이 가능하므로, 계약관계 등이 입증되면 사용하거나 사용 준비 중인 사실

을 알고 있는 것으로 봅니다.

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​

3. 그 상표와 ‘동일, 유사한 상표를 동일, 유사한 상품’에 출원한 것일 것

 

[판단 시 유의사항]

본호는 타인에게 손해를 끼칠 부정한 목적이나 타인의 신용에 편승하여 이익을

얻을 목적이 없어도 적용이 가능합니다.

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[판단시점]

본호 해당 여부는 상표출원 한때를 기준으로 판단합니다. 다만, 상표출원인이

해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록여부 결정을 한때를 기준으로 판단합니다.

 

[다른 조문과의 관계]

법 제34조 제1항 제4호와의 관계

(1) 본 조항은 상표의 출원에서 등록까지의 과정에서 사회적 타당성이

현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로

도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 적용하고, 단순히 당사자 간의 신의칙

위반이 있었다는 이유만으로는 위의 법 제34조 제1항 20호를 적용합니다.

​

(2) 본 조항은 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 공서양속에 위반

되는지 여부를 판단하도록 하고 있으나, 위의 법 제34조 제1항 20호는 상표 그

자체나 상품에 사용되는 경우보다는 그 상표를 출원하기까지의 과정을 기준으로

판단합니다.

​

법 제34조 제1항 제13호와의 관계

(1) 본 조항은 모방대상상표가 특정인의 상품을 포시하는 것이라고 인식되어 있는

상표여야 하나, 위의 법 제34조 제1항 20호는 그러한 인식을 요하지 않습니다.

​

(2) 본 조항은 모방대상상표 사용자와 출원인 사이에 특별한 신의관계를 요하지

않으나, 법 제34조 제1항 20호는 신의관계가 필요합니다.

​

(3) 본 조항은 부정한 목적이 있어야 하나, 법 제34조 제1항 20호는 타인의 사용 사실

이나 사용 준비 중인 사실을 알고 있으면 족합니다.

​

감사합니다.

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