나홀로 출원, 대리인 없이 상표출원 후 거절이유통지를 받았을 때

 

안녕하세요,

기율특허입니다.

 

오늘의 포스팅 주제는

나홀로 출원, 대리인 없이 의견서를 작성하는 방법

에 대해 개괄적으로 설명드릴까 합니다.

 

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비용절감차원에서 직접 특허청에 상표 신청(출원)을 하시는 분들은

유튜브 동영상을 보거나 특허청 홈페이지에 접속하면 그 절차가 상세히

소개되어 어렵지 않게 하실 수가 있는데요.

​

이렇게 출원한 상표가 심사과정에서 거절 이유가 발견되어 의견제출통지서가

발행되었을 경우, 의견서를 직접 작성하는데 어려움을 느끼셔서 의견서 제출

(중간사건) 단계에서 대리인을 선임하는 케이스가 종종 있습니다.

 

물론 나보다 전문가에게 맡겨서 의견서 작성 및 제출을 진행하는 게

등록 가능성 측면에서 훨씬 유리하다고 말씀드리고 싶습니다.

​

아무래도 나보다는 전문지식과 경험이 풍부한 변리사가 해당 사건에

보다 능숙하게 잘 대응할 테니까요.

 

그러나,

어떤 이유에서건 직접 의견서를 작성하여 제출해야 하는 상황이라면

다음의 작성 방법을 참고하시면 될 것 같습니다.

 

 

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(1)

의견서 작성 전 거절 이유를 검토하여 불사용 취소심판, 무효심판, 상표권

또는 출원 양도 등의 절차를 병행할 것인가의 여부를 살펴보아야 합니다.

​

특히,

상표법 제35조의 경우 인용상표에대하여 이의신청, 정보제출서, 무효심판

등을 제기하고, 아울러 심사보류의 요청을 하는 것이 바람직하며, 상표법 제34조

제1항 제7호의 경우에는 인용상표의 양도 가능성을 확인할 필요가 있으며,

​

양도가 불가한 경우에는 불사용취소심판을 통해 당해 인용상표를 등록 취소시킨 후

심결 확정일로부터 6월 이내에 독점적으로 재출원이 가능하다는 사실을 숙지할

필요가 있습니다.

 

(2)

의견서는 제출기한 내에 제출하도록 하며,

기간연장은 되도록 피하는 것이 바람직합니다.

 

(3)

의견제출통지서의 거절이유에 명백한 오기로 보이는 오류가 있는 경우 담당

심사관에게 직접 확인하여 처리하여야 하며, 또한 상표법 제38조의 불명확한

상품명칭, 류구분의 부정확 등의 사유는 그 사유가 객관적으로 명백하지 않은 경우

에는 심사관과 통화하여 처리하는 것이 바람직하다고 하겠습니다.

​

상표법 제38조는 쉽게 극복될 수 있는 것이기는 하나, 임의적으로 판단하여 처리

할 경우 심사관의 의중과 달라 극복되지 못하는 경우가 생길 수 있기 때문입니다.

 

(4)

의견서는 심사관의 거절이유가 타당하지 아니함을 보여주는 것이므로, 심사관이

읽기 편하도록 구성하는 것이 바람직하며 통상 아래와 같은 순서로 작성하면 됩니다.

 

의견내용 1. 거절이유 심사관은 이미 거절이유를 알고 있을 수 있으나, 다시 의견제출통지서를 보지 않아도 되게끔 미리 서두에 거절이유가 어떤 것이었음을 지적함.   2. 본원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 않습니다.   1) 상표법 제33조 제1항 제7호의 취지 및 판단 기준 ​ 거절이유의 법 조항에 대한 기본적인 취지, 판단기준 : 역시 심사관이 알고 있는 부분이기는 하나, 앞으로 의견서 진행 방향을 잡기 위하여 언급하는 것이 바람직함.   2) 본원 상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않습니다. ​ 법 조항의 취지 및 판단 기준을 근거로 조목조목 당해 출원이 거절 이유에 해당하지 아니함을 피력함. 다만 출원인의 주관적 내지 독자적인 견해를 장황하게 피력하는 것은 거절 이유를 극복 내지 해소하는데 실질적인 도움이 되지 않으므로 가급적이면 객관적이고 공신력 있는 자료를 이용하도록 해야 합니다. 자주 사용되는 자료로는 사전, 인터넷검색자료(거래계의 사용실태, 인식 정도를 확인할 수 있으며, 구체적으로 상품의 성격을 확인할 수도 있으므로 매우 유용한 정보임), 선등록례(등록원부)나 선심사례(포대복사를 통해), 유사한 판결례 등이 있음. ​ 3. 결론 본원상표에 대하여 출원공고결정을 내려주시기 바랍니다.

 

(5)

거절 이유 중에서 주로 제33조, 제34조 및 제38조 제1항이 지적됩니다.

​

그중에서도 주로 지적되는 것은 상표법 제33조 제1항 제3호, 제6호,

제7호, 제34조 제1항 제7호, 제38조입니다.

​

(6)

상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제12호 및 제13호는 주지·저명한 표장

과 관련된 거절 이유로서 심사 단계에서는 주지·저명성에 대한 판단이 용이하지 아니하여

의견제출통지서에서 지적되는 경우가 드뭅니다.

​

주지·저명성을 근거로 한 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제12호 및 제13호

는 대부분 이의신청이나 심판단계에서부터 문제가 되고 이와 관련된 주장을 하게 됩니다.

 

의견서를 직접 작성해야 하는 상황이 오면 위의 작성방법 순으로 의견서를 작성해보세요.

 

 

하지만,

상표법 지식이 전무후무한 상황에서 의견서를 쓰는 게 쉬운 일은 아닙니다.

또한, 꼭 등록이 되어야 하는 중요한 상표를 비용을 아끼고자 스스로 작성했다가

결과적으로 등록이 안되는 상황이 왔을 때는 누구도 탓할 수가 없겠죠.

 

따라서,

거절이유통지서의 내용을 살펴보신 후 거절 이유가 제38조로 명시되어 있고,

담당 심사관과 통화하여 간단한 보정서 제출만으로 해결이 되는 경우가 아니라면

가능하면 변리사를 선임하시는 것이 바람직합니다.

 

여러분 모두 상표등록에 성공할 수 있기를 바라며,

이만 오늘의 포스팅을 마치려고 합니다.

 

감사합니다.

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