특허출원 거절결정불복심판(거절이유통지)

 

안녕하세요,

기율특허입니다.

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심사청구가 되면 담당 심사관에게 사건이 배당되고, 심사관에 의한 실질심사가 시작됩니다.

이때 전체 출원의 90% 정도는 거절이유통지를 받게 됩니다.

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출원된 특허명세서를 아무리 잘 작성하거나 발명이 아무리 새롭더라도

거절이유통지를 피해가기는 어렵습니다.

​의례적으로 통지를 받는다고 생각하면 될 것입니다.

 

더욱이, 잘 쓴 청구항은 권리범위가 넓으므로 거절이유통지를 피해가기 어렵습니다.

거절이유가 통지되는 시점에서부터 실무자들은 OA(Office Action)나 중간사건이라고 부릅니다.

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통상적으로 출원발명이 선행발명들의 조합과 유사하여 진보성이 없다는 거절이유를 받게 되는데

어떻게 대응하느냐에 따라서 특허등록이 되기도 하고, 되지 않기도 합니다.

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또한 어떠한 보정서를 제출하느냐에 따라서 권리범위가 완전히 달라지므로,

변리사가 중간사건 대응 과정에서 출원인이나 발명자의 의견을 묻는 경우가 많습니다.

기술의 내용을 가장 밀접하게 이해하고 있는 사람이기 때문입니다.

​이때 잘 도와주어야 등록되는 권리가 출원인의 의도에 부합하게 만들어질 수 있습니다.

이 단계는 권리범위를 좁히려는 심사관과 넓히려는 변리사와의 협상 과정이기도 합니다.

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협상이 잘 진행되지 않는다면 심사관은 거절결정을 통지합니다.

 

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거절결정에 대응할 수 있는 방법은 두 가지입니다.

 

재심사청구 혹은 거절결정불복심판이 바로 그것입니다.

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재심사청구

출원인은 청구항을 보정하여 재심사청구를 할 수 있습니다.

이때는 불복을 결정한 심사관을 포함한 3명의 심사관 합의체에서 다시 판단을 하게 됩니다.

 

우리나라에서 재심사청구는 1출원당 1번만 가능합니다.

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거절결정불복심판

출원인은 심사관의 결정에 불복하여 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다.

그러면 특허청이 아닌 특허심판원에서 심판관들이 그 거절결정이 타당했는지를 심리합니다.

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심판이라고 하면 겁을 먹는 출원인들이 있는데, 그럴 필요는 없습니다.

더 넓은 권리범위를 받기 위해 필수적인 과정이라고 생각하면 됩니다.

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심사관은 권리범위가 너무 넓은 특허가 나와서 다수의 제3자에게 피해가 가는 것을 원치 않습니다.

그래서 특허를 쉽게 주지 않는 경향도 있습니다.

정말 권리범위가 넓은 청구항을 등록해야 하는 경우에는 특허심판원에 거절결정불복심판을 제기할 수 있습니다.

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거절결정 불복심판에서도 등록을 받지 못하면 특허법원에 심결취소 소송을 제기하게 됩니다.

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특허법원에서는 서증, 증인신청, 감정 등 가능한 모든 증거방법을 동원하게 됩니다.

만약 명세서 전체에서 선행문헌에 비해 새로운 내용이 없다면 특허를 받지 못할 수도 있습니다.

그래서 명세서의 내용을 풍부하게 쓰는 것이 중요합니다.

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발명자가 언급한 실시 예 1가지만 기재한다면 선행문헌에 유사한 내용이 있을 경우 등록을 받기가 어렵습니다.

그래서 변리사들은 출원시 상담을 하면서 가능한 많은 실시 예를 만들 고, 이를 특허명세서에 기재해 놓습니다.

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이는 중간사건을 진행하는데 많은 도움이 됩니다.

반면 처음에 제출된 특허명세서의 내용이 부실하게 작성되어 제출되었다면

중간사건을 처리하는 변리사가 아무리 능력이 뛰어나도 등록을 받기 어렵습니다.

​명세서에 최초의 명세서에 없던 내용을 추가할 수 없기 때문입니다.

그래서 처음에 제출하는 특허명세서의 내용이 아주 중요하다는 사실을 다시 한 번 강조하고 싶습니다.

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이 모든 과정은 특허등록을 받기 위한 것이지만 더 넓은 권리범위를 받기 위한 다툼이기도 합니다.

그래서 출원인이 처음부터 이 특허출원은 등록증을 받는 것이 목표라고하면 등록까지의 기간을 훨씬 줄일 수 있습니다.

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처음부터 심사관과의 협상에서

“우리는 등록만 받는 것이 목표입니다. 권리범위가 좁아도 괜찮습니다”라고 선언해 버리면 되니까,

의견제출통지서가 나오면 권리범위를 상당히 좁히는 보정서를 제출합니다.

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그러면 등록받을 가능성이 훨씬 높아 지게 됩니다.

중간사건에서 심사관을 잘 설득하여 등록결정을 받은 후 설정등록료를 납부하면

최종적으로 특허증이 나오게 됩니다.

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특허출원을 했더라도 특허등록결정이 나오기 전까지는 ‘끝날 때 까지 끝난 게 아니다’

라는 사실을 기억해두면 좋겠습니다.

 

지금 이 순간에도 여러분의 출원은 등록을 위한 전쟁을 하고 있을 수 있습니다.

 

감사합니다.

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