해외특허 출원 변리사 선정 주의사항

 

안녕하세요,

기율특허입니다.

 

해외출원을 할 때 어느 대리인에게 해당 국가 사건을 맡길지는 대단히 중요합니다.

저렴한 대리인에게 맡기면 자칫 중요한 특허를 망칠 수 있고,

비싼 대리인에게 맡기면 비용이 2배까지 들 수 있기 때문입니다.

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그러므로 해외출원을 할 때에는

해당 국가에 경험이 많은 국내 특허사무소를 통해서 맡기는 것이 낫습니다.

해당 국가에 경험이 많으면 어떤 대리인이 일을 잘하고 어떤 대리인이 일을 못하는지,

그리고 비용은 어떠한지도 대체로 파악할 수 있기 때문입니다.

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해외 특허사무소를 출원인이 직접 연락해서

국내 특허사무소를 거치지 않고 출원하는 경우도 있을 수 있습니다.

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이 경우 초기비용을 아낄 수는 있을지 모르나,

중간사건에서 거절이유 극복을 위한 대응이 필요할 때

거절이유를 분석하고 해결책을 제시할 수 있는 국내 변리사의 도움을 받을 수 없습니다.

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나아가 국내대리인이 관리하지 않는다면 불필요한 거절이유가 추가로 발생할 확률이 높습니다.

더구나 해외출원을 하는 경우 총비용이

국내대리인의 역량에 따라 달라질 수 있다는 것을 출원인들이 잘 모르고 있습니다.

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예를 들어 미국대리인에게 ‘진보성에 대한 거절이유’에 관한

대응방법을 작성해서 보내달라고 요청하면 그 비용은 수천불에 이릅니다.

그런데 국내대리인이 자체적으로 진보성에 대한 거절이유를 분석하고

발명자와 상의해 대응방안을 작성해서 보낸다면 그 비용은 절반 또는 1/3 이하로 줄어듭니다.

 

한 예로, 국내 대기업D의 경우 해외 중간사건의 절반 정도는

해외대리인의 코멘트를 받아서 대응방안을 작성하고,

절반 정도는 해외대리인의 코멘트 없이 국내변리사에게

직접 대응방안을 작성하도록 하여 비용을 절약하고 있습니다.

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필자의 경험에 따르면 기재불비(절차상, 번역상 명세서의 오류) 에 대한 거절이유는

해외대리인이 대응방안을 작성하는 것이 효율적이었습니다.

해외대리인은 해당 국가의 절차나 언어에 대한 전문가라는 장점이 있기 때문입니다.

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반면, 진보성에 관한 거절이유는 국내대리인이 대응방안을 작성하는 것이 더 효율적이었습니다.

국내대리인은 발명자와 직접 기술 문제를 상의할 수 있기 때문입니다.

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해외대리인에게 ‘진보성에 대한 대응방안’을 작성하게 하는 경우

발명을 잘못 파악하여 문제점이 많은 대응방안을 가져오는 것을 종종 보았습니다.

발명자와 상담할 수 없고, 번역이 매끄럽지 못했던 이유도 있을 것입니다.

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과거 필자의 경험으로는 출원발명이 선박의 구조에 관한 발명이었는데

화학을 전공한 미국 특허변호사가 대응방안을 작성해서 보내온 적이 있습니다.

발명의 내용을 전혀 파악하지 못한 것이어서,

국내 발명자와 상의해 처음부터 재작성할 수밖에 없었습니다.

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그렇다고 출원인 입장에서 잘 모르는 국가의 대리인들이 어느 곳이 나은지 비교해

국내 특허사무소에 요청하기는 쉬운 일이 아닙니다.

신뢰할 수 있는 국내 특허사무소와 좋은 관계를 맺는 것도 중요하다 하겠습니다.

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감사합니다.

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