미국특허출원 시 활용해야 할 제도 4가지

 

① 가출원

(provisional application)

​

미국의 출원제도 중에서는

가출원이 이용가치가 높다.

명세서를 작성하지 않고,

논문을 그대로 출원하거나

심지어 PPT 한 장으로

가출원을 제출할 수도 있기 때문이다.

​

가출원만 해서는 특허를 받을 수 없고,

가출원일로부터 1년 내에

우선권을 주장하며 정규출원을 해야 한다.

 

벨보다 먼저 전화기 특허를 가출원한

안토니오 무치는 정규출원을 하지 못하여

특허를 받지 못했다.

​

② 특허심사하이웨이

(PPH; Patent Prosecution Highway)

​

특허심사하이웨이(PPH)란

출원인이 동일한 발명을

2개 이상의 국가의 특허청에 출원하여

어느 한 국가 특허청에서

등록결정서 또는 특허 가능통지서를

받은 경우 다른 국가의 특허청에 제출하여

우선심사를 신청하는 제도이다.

​

이 PPH제도는

출원인의 비용과 시간을

크게 절약해줄 수 있다.

미국과 한국은 PPH협약이 체결되어 있다.

한국에 먼저 특허출원을 하고,

이를 기초로 미국에 우선권출원을

했다고 가정하자.

​

이때 한국에서 먼저 특허결정통지를

받았다면 이를 근거로 미국에

PPH 신청을 할 수 있다.

 

또한 PCT출원의 국제조사보고서에서

특허성이 있다는 언급이 있다면

이 국제조사보고서를 기초로

PPH 신청도 가능하다.

​

그러면 미국 심사관은

한국에서 인용된 선행문헌이나

극복과정을 참작하게 되고,

적어도 거절이유 통지가

1번은 덜 나오게 된다.

 

미국에서 거절이유 1번이 덜 나오게

되면 적어도 200~300만 원이 절약된다.

 

PPH 신청 시

특허 등록률이 올라간다는 통계도 있다.

 

 

③ 관납료 할인 적용

​

미국 출원 시

관납료를 신중히 검토해야 한다.

미국에서는 대기업이 아닌

소기업이나 개인인 경우

관납료를 할인해주고 있다.

 

미국 출원의 관납료는

large entity(대기업),

small entity(중소기업),

micro entity(개인)으로 구분된다.

​

그리고

중소기업은 관납료를 50%,

개인은 75% 할인해준다.

관납료 할인은

출원시부터 등록, 그리고 연차료까지

모두 적용되므로

micro entity이나 small entity에

해당된다면 반드시 할인을

신청하기를 권한다.

​

주요 요건을 보면

small entity는 종업원이 500명 이하여야

하고, micro entity는 출원인이 4개 이하의

미국 출원만을 가지고 출원인

모두가 미국 평균 근로소득의

3배 이내여야 한다.

 

특히 micro entity의 경우

증명해야 하는 서류가 있으므로

신청이 번거롭다.

​

하지만

micro entity 요건이 되는데도

small entity로 진행하는 경우

20년간 특허를 유지하는 데

최소 수백만원 이상의 비용차이가

발생하게 된다.

신청할 때 꼭 알아두어야 할 사항이다.

​

수년 전 필자가 미국에 소기업의

특허출원을 진행하던 도중,

선정 했던 미국 대리인이

자신들의 로펌에서는

micro entity를 취급하지 않는다고

고집하여 다른 로펌으로 대리인을

변경한 적이 있었다.

 

그냥 진행했다면 출원인에게는

최소 수백만 원의 추가비용이

발생했을 것이다.

​

④ 부분계속출원(CIP)

​

미국에서는 원출원이 계속 중이면

언제든지 개량발명을 계속해서

출원할 수 있다.

 

특히 부분계속출원(CIP)을 이용하면

원출원의 최초 명세서에 기재되지 않은

내용에 대해서도 기재할 수 있는데

원출원과 동일한 부분에 대해서만

출원일이 원출원일로 앞당겨진다.

​

한국의 국내우선권주장출원과 달리

원출원이 취하되지 않으므로

하나의 특허에 기초하여 수십 개의

특허가 나오기도 한다.

 

기업에서 특허 포트폴리오를

구축할 때 이용가치가 높다.

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정리하면,

미국의 특허등록은 유럽이나 일본에

비해 어렵지 않은 편이다.

그렇지만 미국의 대리인 비용은 살인적이다.

이메일에 답변을 해준 것까지 모두

대리인 비용으로 청구를 하고,

서류를 빠 뜨리면

관납료와 대리인 비용이 동시 발생한다.

그러므로 미국 특허청의 절차를

숙지하고 있는 국내대리인을 선정하여

미국 출원을 진행해야

비용낭비를 막을 수 있다.

 

 

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