[특허관리] 기업의 특허관리 방법

 

 

 

 

기업에서 특허관리는 기업의 생존을 위해 더 이상 선택이 아닌 필수가 되어 버렸습니다.
특허관리를 위해서는, 기업에서 창출되는 특허들을 책임지고 관리해야 할 사람이 필요합니다.
제대로 된 관리가 없다면, 필요없는 출원을 하거나, 특허등록를 받지 못하거나, 불필요한 권리에 유지비용을 쓰거나, 받아야 할 정부지원들을 받지 못할 수도 있습니다.

 

특허관리의 초기에는 자사의 특허권을 다수 확보하면서 출원의 수를 늘리게 됩니다.
자사의 발명을 보호하면서 비용을 효율적으로 지출하여 특허권을 창출하고 관리하는 것이 목적입니다.
특허관리의 중기 이후부터는 등록된 특허권을 이용하여 분쟁이나 정부사업에 활용할 수 있고,
더 나아가게 되면 특허권을 기술거래, 라이센싱, IP금융을 이용한 자금확보등에 활용하게 됩니다.
또한 특허정보를 활용하여 기업에서의 연구개발 방향을 잡고, 중복투자방지와 효율적인 연구개발이라는 결과를 가져오게 될 것입니다.

 

 

 

 

 

 

<특허관리자의 역할>

 

기업 특허관리자는 특허에 관한 내부 절차 확립, 특허맵 등 선행기술조사, 직무발명의 관리, 국내외 특허출원 및 등록특허관리, 임직원 교육 등을 할 필요가 있습니다.



<특허출원/등록관리>

 

1. 연구개발기획단계
특허관리자는 연구개발 방향설정에 참여해야 합니다. 개발은 연구인력이 하지만, 특허관리자는 연구인력이 이미 선행특허가 있는 기술에 대하여 불필요한 개발에 시간과 비용을 쏟지 않도록 해야 합니다. 그래서 특정 기술에 대해서 연구개발을 시작하기 전에, 주제조사나 특허맵 등을 통해 이미 개발된 기술과 특허에 대해 파악하고, 이미 개발되어 특허로 출원된 기술에 대해서는 회피할 수 있는 기술을 연구개발하도록 방향을 잡거나, 연구개발하지 않고 기술을 매입하거나 라이센싱하도록 방향을 잡아야 합니다.

 

 

2. 연구개발단계
연구개발단계에서 연구원들에게 연구일지나 발명노트를 작성하도록 장려할 필요도 있습니다. 이러한 연구일지 등은 미국특허와 관련하여 진정한 발명자를 입증하는데 쓰이거나, 직무발명 보상금 등과 관련하여 발명자를 입증하기 위해 국세청에 제출할 자료로도 쓰일 수 있습니다.
연구개발단계에서 발명자들에게 구현한 아이디어에 대해서 특허를 신청하도록 장려할 필요가 있습니다. 이때 특허관리자는 이 아이디어들을 특허화할 수 있도록 도움을 주어야 합니다.

 

3. 출원전 발명평가단계
특허관리자는 발명자로부터 특허출원을 위한 발명을 접수하면, 발명자에게 발명신고서를 작성하게 하고, 발명을 평가해 출원여부를 결정할 필요가 있습니다.
출원여부를 결정하기 위해 발명을 평가하는 기준으로는 특허성 뿐만 아니라, 전략적인 활용도, 기술의 경제성, 실시나 침해가능성 등도 함께 고려되어야 합니다. 이 과정에서 필요하다면 선행기술조사를 통해, 종래 기술을 파악할 필요가 있습니다.
출원여부가 결정되면 변리사에게 출원요청을 하고, 발명자와 변리사 사이를 중간에서 조율합니다.이 단계에서 중요한 발명으로 평가된다면, 국제출원이 필요한지도 검토하여, 변리사에게 언급해둘 필요가 있습니다.

 

 

4. 출원단계
변리사는 특허출원할 명세서를 모두 작성하면 특허관리자에게 이를 인도합니다. 출원전에 특허관리자는 발명자와 협력하여 명세서가 잘 작성되었는지 확인할 필요가 있습니다.
국제출원이 필요한 발명이라면, 국내출원 후 1년 내에 국제출원을 해야하므로, 이를 관리할 필요가 있습니다. 또한 국제출원을 한다면 어느 국가로 진입할 것인지를 최초 출원일로부터 30개월 내에 결정해야 합니다.

 

5. 중간사건단계
거절이유 통지 등이 발행되는 경우 변리사는 특허담당자에게 거절이유 통지와 함께 극복방안을 제시합니다. 특허관리자는 이를 보고 진행방향을 결정할 수 있고, 필요에 따라 발명자의 의견을 고려하여 기술의 차이 등을 주장하여 등록가능성을 높일 수 있습니다.
중간단계에서는 등록될 청구범위를 조절할 수 있습니다. 청구범위가 기업의 제품에 잘 적용되어 있는지, 또는 침해제품을 커버하는지 등을 검토할 필요가 있습니다. 그래서 가급적 이 기술이 어떤 목적으로 활용되어야 하는지를 담당 변리사에게 다시 언급할 필요가 있습니다. 처음 명세서를 쓴 변리사와 중간사건을 처리하는 변리사가 다를 수 있기 때문입니다. 변리사에게 특별한 언급을 하지 않는 경우, 원하는 청구범위와 다르거나 이보다 좁은 청구항으로 진행될 가능성이 있습니다. 특허관리자는 발명자와 변리사 사이를 조율하며, 특허가 적절한 권리범위를 가지면서 등록될 수 있도록 챙길 필요가 있습니다.

 

 

6. 등록단계
특허관리자는 등록된 특허를 검토하여 권리범위는 어떤지, 시장상황, 제품 적용여부 등을 검토하여 특허를 평가할 필요가 있습니다. 평가 결과에 따라 특허의 중요성을 특허리스트에 기재할 필요가 있습니다.

 

7. 유지단계
설정등록료를 내면 3년간의 특허료가 해결되지만, 4년차부터는 매년 특허유지료를 납부해야 합니다. 이는 기업에게 부담이 될 수 있으므로 중요특허인지 여부에 따라 매년 특허를 계속유지하거나, 청구항 중 일부를 포기하거나, 특허를 유지하지 않거나를 선택해야 합니다.
다만, 청구항 중 일부를 포기함으로써 특허유지료를 줄일 수 있는 나라는 한국과 일본 뿐이라는 사실도 기억해 둘 필요가 있습니다.