안녕하세요 기율특허법률사무소입니다.
요즘 국내에서 사업을 하다가 해외로 확장하려고 하시는, 혹은 후에 확장 가능성을 염두해두시고 있는
사업자분들이 많이들 계십니다.
이러한 계획을 갖고계신 사업주분들께서 오해하고 있는 것 중 하나가 '상표권' 에 관한 것인데요.
우리나라에서 등록한 상표권을 보유하고있다면
이를 바탕으로 해외에서도 상표가 보호된다고 생각하시는 분들이 많습니다.
하지만, 지식재산권은 속지주의 원칙에 의거하여 우리나라 내에서 취득한 권리와는 별개로
해당 국가에서 따로 적법한 절차를 밟아 등록을 받아야만 우리나라에서 누리던 권리를 누릴 수 있습니다.
그러므로 미국에 진출하거나 수출계획을 세우셨다면 브랜드와 제품을 보호하기 위해서라도
반드시 미국에서 상표등록을 하셔야합니다.
저희 기율특허법률사무소는 해외 지식재산권에 특화된 사무소로서
최근 미국상표출원과 관련된 문의가 급증하고있는데요.
오늘 여러분들께 문의주신 분들이 가장 궁금해하셨던 미국상표비용을 출원부터 등록까지 안내드릴까 합니다.
비용을 설명드리기에 앞서 먼저 미국상표제도에 대해 소개해드리겠습니다.
우리나라의 상표제도는 먼저 출원한 사람이 그 권리를 우선적으로 갖는 '선출원주의'를 원칙으로 하고 있지만,
미국은 우리나라와 달리 '선사용주의'를 채택하고있는 조금은 독특한 나라입니다.
미국에서 상표등록을 받기 위해서는 먼저 해당 상표를 사용하고 있어야하며,
이에 대한 증거를 제출해야만 상표등록이 가능합니다.
다만, 미국이 아닌 다른 나라에서 상표를 등록하고자 하신다면
동일상표, 동일업종에 대해 사용증거 제출기한을 등록하고 난 후 5년 차까지 유예할 수 있습니다.
1. 상표출원
미국에서 상표를 등록받으려면 해당 상표를 실제 상품이나 서비스에 사용하고 있거나,
외국에 등록이 되어있어야 합니다.
이와 관련해 상표출원의 기초를 아래의 3가지로 선택할 수 있습니다.
- 사용예정
미국에 출원할 시점 당시에는 상표를 사용하지 않고 있지만, 추후 사용 예정인 경우에 선택할 수 있습니다.
추후 심사에 통과하고 등록결정이 되었을 경우, 등록결정일로부터 6개월 이내에
미국에서 상표를 사용하고 있다는 증거를 제출해야 등록이 완료됩니다.
이 증거를 제출할 수 있는 기간은 6개월이지만, 5번 씩 기간연장을 할 수 있으며 최대 3년까지 가능합니다.
- 사용중
출원 시점에 이미 미국에서 상표를 사용하고 있는 경우에 선택할 수 있습니다.
출원할 때 제품이나 서비스에 대한 사용증거를 제출해야 하며,
등록결정 후에는 별도의 사용증거를 제출할 필요가 없어 등록을 좀 더 빠르게 진행할 수 있습니다.
- 외국 출원 및 등록기초
외국에서의 출원 또는 등록이 된 근거를 선택할 수 있습니다.
우리나라의 특허청에 상표가 출원 또는 등록이 되어져 있는 것을 근거로 하여 출원할 수 있으며,
우리나라에 등록된 상표라면 '등록원부' 와 '등록증' 을 번역하여 특허청에 제출해야 합니다.
만약 우리나라에서 등록이 되어있지 않고 미국에서 등록결정이 되었다면,
등록거절된 상표도 거절될 수 있으므로 이를 대비해 사용예정인 상표를 기초로 포함하여 출원하는 것이 일반적입니다.
2. 상표출원서의 검토
상표출원서의 제출요건을 충족한다면
이제 미국특허청인 USPTO의 심사관에게 할당되어져 상표등록의 허용여부를 결정하게 됩니다.
신청비용의 경우에는 상표등록이 거절되어도 환불은 되지 않으며,
1~2개월 사이에3a단계 혹은 3b단계로 넘어가게 됩니다.
- 3a-1 단계 : 정지통지서의 발행
3a-1단계는 외국에 출원된 상표를 기초로해서 우선권주장을 하는 경우입니다.
심사관이 심사했을 때 등록을 거부할 근거를 찾지 못했을 때 번역된 등록증과 등록원부를 받을 때까지
출원서에 대해 더 이상 조치를 취하지 않을 것을 명시한 '정지통지서' 를 발행하게 됩니다.
- 3a 단계 : USPTO의 상표승인 및 공고
상표출원서가 법적인 요건을 충족을 한다면
USPTO는 TMOG(TradeMark Official Gazette)에 공고승인을 하는 단계입니다.
공고된 날로부터 30일 이내에 이의신청이 가능하고, 이 기간이 만료되면 USPTO는 신청된 상표를 등록하게 됩니다.
미국의 이의신청은 행정심판부인 TAB에서 진행이 되며, 이 과정은 매우 복잡하기 때문에
주로 미국 변호사를 통해 진행됩니다.
- 3b 단계 : 의견제출통지서 발행
상표출원서가 법적인 요건을 충족하지 못했거나 심사관이 상표등록을 거절할 이유가 명백할 경우
거절결정에 대한 이유를 문서로 발행하며 이는 '의견제출통지서' 또는 '직권가거절통지서' 라 불립니다.
의견제출통지서는 발행일로부터 6개월 내에 대응을 해야하며,
이때, 4a ( 대응 단계 및 심사관 검토 ) 또는 4b ( 미대응으로 인한 등록포기 ) 단계로 이동하게 됩니다.
이 후의 과정은 우리나라와 비슷하며, 이의신청과정이 추가된다면 5a와 5b 부터 7a와 7b 단계까지 진행하게 됩니다.
등록된 상표의 사용
미국은 '선사용주의' 를 채택하고 있기 때문에 출원 및 등록을 한 후 그 사실을 입증해야 하며,
등록 후 5년이 지나면 이 상표를 사용하고 있다는 것을 입증할 수 있는 서류를 USPTO에 제출해야합니다.
만약 상표를 사용하고 있지 않았다면, 사용하지 않은 특별한 사유와 이를 포기하지 않았다는 증빙서류를 제출해야하고
관련 증거를 제출하지 않았을 때는 상표등록이 취소됩니다.
미국상표절차 및 등록기간
미국의 상표를 출원하고 등록하는 데 까지 약 1년의 기간이 소요됩니다.
미국상표비용
마지막으로 비용에 관해 말씀드리겠습니다.
미국상표비용은 현지대리인 비용을 함께 포함하고 있기 때문에 우리나라 특허사무소마다 각기 다릅니다.
통상적으로 미국 특허청에서 고시한 출원비용은 1개류 당 350달러입니다.
여기에 추가적으로 해외대리인을 선임할 경우에는 현지의 대리인마다 다르지만
보통 400~600달러 사이의 비용이 추가적으로 발생하게되며,
우리나라의 특허사무소와 함께 진행할 경우에는 1개류 당 약 260~300만원 사이의 비용이 발생하게 됩니다.
또한, 사용 증거 제출 시에도 현지 대리인 비용이 추가적으로 발생하기 때문에 미국 상표 비용은
1개류 당 350만원 정도라고 생각하시면 될 것 같습니다.
지금까지 미국에서의 상표출원부터 등록까지 설명드렸습니다.
미국에서 상표를 출원하는 것은 기초부터 제대로 선택하고 진행하시는 것이 매우 중요합니다.
그러므로 국내상표권을 보유하고 있으시다면 국내등록을 기초로 등록결정 시 등록증 번역문만 제출하면 되고,
사용하고 있지 않은 경우에는, 사용예정을 바탕으로 출원의 기초를 선택해야 합니다.
출원의 기초는 상표를 출원한 후, 일정 기간 내에 보정이 가능한 사항이며
보정할 경우에는 추가비용이 발생하기 때문에 현지대리인과 원활하게 의사소통을 할 수 있는 특허사무소와
진행하는 것이 바람직합니다.
저희 기율특허법률사무소에는 풍부한 미국출원등록 경험을 바탕으로 해외출원에 특화된 사무소입니다.
미국상표출원을 생각하고 계신다면 편하게 연락하셔서 상담해보시기 바라겠습니다.
감사합니다.
대표 전화 : 02-782-1004
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