안녕하세요 기율특허법률사무소입니다.
우리나라는 기본적으로 선출원주의를 채택하고있고, 먼저 출원한 사람에게 해당 상표에 대한 권리를 부여합니다.
그렇기 때문에 상표를 선사용한 사람과 선출원한 사람 간에 문제가 발생하게 되는데요,
이때 과연 상표를 먼저 사용한 선사용권자는 선출원자에 대해 대응할 수 있을까요?
우리나라의 상표법 제34조 제1항 제13호에서는
국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시 제외) 와
동일, 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려고 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등의
부정한 목적으로 사용되는 상표
를 상표등록을 받을 수 없다고 규정을 하고 있습니다.
조문 내의 '부정한 목적으로 사용되는 상표' 의 해당 여부는
해당 상표의 저명의 정도, 창작성의 정도, 동일유사의 정도, 양 당사자간의 관계, 출원인이 상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비했는지의 여부, 경제적 연관관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려해서 판단해야 합니다.
이를 바탕으로 출원을 하지 않은 선사용권자도 선출원권자에게 대응을 할 수 있습니다.
선사용권자의 대응 방법
그렇다면 선사용권자는 어떠한 방법을 통해 출원권자에게 대응할 수 있을까요?
1. 정보제공
정보제공이란, 내가 먼저 사용하고있던 상표를 타인이 먼저 출원했을 시에
특허청의 심사관이 상표를 심사하기 전에 심사관에게 관련 정보를 제공해주는 것을 말합니다.
이 서류는 심사관이 심사 시에 참고하기위한 용도로 쓰이기 때문에 출원인 또는 제 3자에게는 제공되지 않고
오직 심사관에게만 제공되며, 제출 시 추가적인 비용은 발생하지 않습니다.
선사용일자, 매출액, 광고선전비 등을 정리해서 간단하게 제출할 수 있고,
추 후에 정보제공처리에 관한 결과를 받아보실 수 있습니다.
2. 이의신청제도
상표는 출원된 후에 실질심사단계를 거친 후에 문제가 없다고 판단될 경우,
제 3자에게 이의신청을 받기위해 공고결정을 합니다.
심사관은 상표의 선사용에 대한 내용을 구체적으로 알지 못하기 때문에 타인이 먼저 출원을 한 후에
공고결정이 나면 2개월 이내에 이의신청을 하실 수 있습니다.
이의신청이 제기됐을 때에는 실질심사를 담당한 심사관이 아닌 특허청장이 지정한 심사관 3명이
상표에 관해 재심사를 진행하고, 이후에 최종거절결정 또는 등록결정을 내립니다.
이의신청서의 내용과 첨부서류들은 정보제공서류와는 달리 출원인에게도 전달이 되고
출원인이 이 내용에 대한 답변을 할 수 있어 심사관은 양측 주장을 모두 고려하여 심사를 진행합니다.
그렇기 때문에 이의신청서를 작성할 때에 정보제공과 더불어 출원된 상표가 등록되선 안되는 이유와
매출액, 광고선전비 등을 상세하게 기재하는 것이 유리합니다.
이의신청을 할 때에는 특허청에 5만원의 비용을 납부해야 합니다.
3. 무효심판청구
정보제공을 하거나 이의신청을 했는데도 불구하고 선사용권자의 의견이 받아들여지지 않았거나,
제출기한을 놓쳤을 경우에는 무효심판을 청구할 수 있습니다.
무효심판은 상표권과 관련된 '이해관계인' 만이 제출이 가능하며, 3심으로 이루어져 있어
특허심판원(1심), 특허법원(2심), 대법원(3심) 까지 청구를 진행할 수 있습니다.
무효심판은 위의 정보제공과 이의신청 보다 절차가 복잡하고, 시간적 비용적으로 부담되는 부분이 더 크기 때문에
최대한 정보제공, 이의신청 단계에서 저지하는 것이 좋습니다.
이상으로 선사용권자가 선출원권자에게 대응할 수 있는 방법에 대해 이야기해보았습니다.
최근 국내에서 뿐만 아니라 해외에서도 상표 선점으로 인한 피해사례가 증가하고 있습니다.
선출원권자가 사용권자에게 큰 돈을 요구하는 등의 피해도 종종 발생하고 있으니
상표에 관해 문제가 발생했을 경우 가볍게 넘기지 마시고 전문 변리사의 도움을 받아 꼭 대응을 하시기 바라겠습니다.
관련 문제로 어려움을 겪고계신 분들이라면 언제든지 저희 기율특허법률사무소로 상담요청해주시기 바랍니다.
감사합니다.
대표 전화 : 02-782-1004
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