특허분쟁, 특허권자에 대처하는 방어전략

실시자 입장에서 특허분쟁은

주로 경고장을 받으면서 시작된다.

또는 법원으로부터 특허침해

소송의 소장을 송달받는 것으로

시작되기도 한다. 특허분쟁에서

방어자가 취할 수 있는 조치는

일반적으로 다음과 같다.​

---

1) 무효심판 청구

​특허의 신규성이나 진보성을

부정할 수 있는 선행문헌을

발견한 경우 특허에 무효심판을

청구할 수 있다. 무효심판이

인용된다면 그 특허권을

소급적으로 소멸시킬 수 있다.

그러면 당연히 침해도 없었던

일이 된다.​

2) 소극적권리범위확인심판

​‘◯◯제품은 ◯◯특허권의

권리범위에 속하지 아니한다’는

특허 심판원의 확인을 구할 수 있다.

침해 소송에서 유력한 증거자료로

이용할 수 있다.

​3) 침해금지청구권부존재

확인의 소

​법원을 통해 특허권의 침해가 존재

하지 않는다는 것을 확인하는 소이다.

침해 피의자의 입장에서 관할을 유리하게

가져갈 수 있다는 것은 장점으로

보이지만 자주 사용되지는 않는다.

 

4) 소송상 항변

아래는 소송에서 방어할 수 있는

항변들이다. 판례에 의해 인정되는

수단이므로 해당되는 경우가 있다면

적극적으로 사용하자.

 

경고장에 대한 답변으로 사용해도 좋다.

​

[공지기술 제외의 원칙]

​

특허의 신규성이 부정되는 선행문헌이

발견된 경우 이용할 수 있다.

 

‘등록된 특허발명의 전부가

출원 당시 공지공용의 것이었다면

특허무효의 심결의 유무에 관계없이

그 권리를 인정할 근거가 상실된다’

는 것이 대법원의 판결이다.

(1983. 7. 26. 선고 81후56 전 원합의체)

​

[권리남용의 항변]

​

특허의 신규성이나 진보성이

부정되는 선행문헌이 발견된 경우,

무효인 특허권에 기초해 권리행사를

하는 것은 권리남용이라고

주장할 수 있다.

​

대법원은

‘특허발명에 대한 무효심결이

확정되기 전 이라고 하더라도

특허발명의 진보성이 부정되어

그 특허가 특허 무효심판에 의하여

무효로 될 것임이 명백한 경우에는

그 특허권 에 기초한 침해금지 또는

손해배상 등의 청구는 특별한 사정이

없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지

아니한다고 보아야 하고,

 

특허권침해 소송을 담당하는 법원

으로서도 특허권자의 그러한 청구가

권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우

그 당부를 살피기 위한 전제로 특허발명의

진보성 여부에 대해 심리·판단할 수

있다고 할 것이다’고 판시한 바 있다.

(대법원 2012.01.19. 선고 2010다 95390)

 

​[포대금반언의 원칙]

​

상대방이 특허등록 과정의 중간사건에서

인용문헌 등에 대응하기 위해 권리범위를

좁혀버렸다는 사정이 있다면, 그 포기된

권리 범위에 대해서는 특허권을 행사할 수

없다는 것이다.

​

[자유기술의 항변]

​

자유기술의 항변이 있다.

자사의 제품이 특허제품 출원 전의

기존 공지기술과 극히 유사한 제품

이라면 누구나가 쓸 수 있는 자유

기술이기 때문에 특허권의 권리범위에

속하지 않는다고 항변하는 것이다.​

 

5) 협상​

경고장을 받았다고 꼭 특허침해 소송을

해야 하는 것은 아니다. 대부분의 사건은

소송 전에 협상으로 마무리된다.

 

설사 소송이 제기되었더라도 합의만

된다면 소송은 종결된다.

​

특허가 무효될 만한 사유나 침해가

아니라는 명백한 증거 등이 있다면

적절히 협상하여 사건을 조기에

마무리할 수 있다.

​

과거에 필자가 선배 변리사로부터

들은 이야기이다. 고객의 요청으로

상대방에게 경고장을 보내자마자

상대방 변리사가 그 특허의 무효자료

(선행문헌)를 들고 저녁때 조용히

찾아왔다는 것이다. 증거가 너무 명백해서

사건은 다음날 종결되었다고 한다.

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