특허등록검색 시 문제특허 찾았을 때 대처방법 4가지

특정 기술에 대한

연구개발을 하기 전,

선행기술조사를 했는데

기업에서 사업하려는 부분에 대해

치명적인 제3자의 특허를

발견했다고 하자.

​

이런 경우 어떻게 해야 할까?

​

피할 수 있으면 피하고

(회피설계),

피할 수 없으면 싸우고

(무효조사),

싸워서 이길 수도 없으면 매입

(라이선싱)

해야 한다.

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1) 회피설계

​

이미 다른 회사에서 개발되어

등록된 특허를 정보조사를 통해

파악했다면 이를 피해 갈

방법을 고려해야 한다.

이를 ‘회피설계’라 한다.

​

다음은 회피설계의 좋은 예이다.

​

일본 코나미는

댄스 시뮬레이션 게임기

‘댄스 댄스 레볼루션 (DDR)’을

개발해 세계적인 선풍을 일으켰다.

그런데 한국의 안다미로가

코나미의 DDR 특허의 약점을 간파하고

‘펌프’라는 이름으로 제품을 출시했다.

​

이미지출처: ‘특허침해를 피하는 방법’, 이정석 변리사 블로그 ​

 

코나미는 발로 누르는 버튼의

배치가 ‘+’ 형상인 것만을

특허 청구범위에 기재해 놓고 있었다.

 

안다미로는 버튼을 ‘X’ 자 형상으로

배치해 DDR 특허의 침해를

회피했을 뿐만 아니라

사업적으로도 크게 성공했다.

​​

애플의 밀어서 잠금해제(721)는

특정한 터치 제스처를 통해

잠금을 해제하는 기술이다.

‘잠금해제’ 이미지를 미리

정의된 경로를 따라 이동시켜

잠금을 해제하는 것이다.

​

삼성전자는 특허소송 이후

‘갤럭시S’ 시리즈의 잠금해제 기능을

이미지를 이동시키는 게 아니라

정지된 이미지 위에

특정 패턴을 터치하는 방식으로 바꿨다.

 

이미지출처: ‘삼성-애플 주장하는 특허권, 도대체 어떤 기술?’, 전자신문

 

회피설계에 성공했다면

그 기술에 대한

특허를 출원할 필요가 있다.

가끔 원래의 기술을 회피하기 위해

고민하다가 원래 기술보다 더 나은

기술이 탄생하기도 한다.

이런 경우 꼭 출원하여 특허등록을 받자.

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2) 무효조사

​

만약 문제특허를 피해 갈 수

없다면 무효시킬 방법을 찾아야 한다.

무효자료를 미리 준비해두면

추후 벌어질 분쟁을 대비할 수 있다.

​

다음 사례를 보자.

​

A기업은 B기업으로부터

1개의 특허에 기초한

침해경고를 받았다.

 

A기업은 그 특허 때문에

시장을 포기해야 하는 상황에 몰렸다.

 

그런데 그 특허 1개만 무효시킨다면

A대표는 위기를 벗어날 수 있다.

​

C기업은 온라인 서점 시장에

진입하고 싶었다.

그런데 D사의 BM특허가 발목을 잡았다.

D사의 BM특허를 회피하고 싶은데

그 특허의 권리범위가 워낙 넓어서

회피하기는 불가능하다.

​

이럴 때 문제특허를 무효시킬 수 있는

선행문헌을 찾기 위한 조사가

‘무효조사’이다.

 

특정 특허에 대하여

선행기술조사를 실시해

그 특허를 무효화시킬 수 있는

문헌들을 조사하는 것이다.

​

무효조사를 통해

확실한 문헌을 찾으면

무효심판을 제기해도 좋지만,

이는 비용이 든다.

상대방이 행동을 취할 때까지

기다리다가 사용하는 방법도 있다.

​

다음 사례를 보자.

​

경기도에 위치한 A사는

화장품 패치를 생산하는 회사였다.

A사는 새로 판매하는 화장품 패치가

B사의 특허와 문제가 있다는 것을 알았다.

 

변리사를 통해

B사의 특허에 대한 선행기술을 파악했다.

​

그리고 선행기술에 근거해

무효가 확실하다는 것을 파악했다.

이후 B사가 A사로 경고장을 보내오자

A사는 B사에 이미 조사된 선행기술을

통지하고 그 특허는 무효이며

영업을 방해하지 말라는 취지의

답장을 보냈다.

 

B사는 그 이후로 다시는 연락하지 않았다.

​

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3) 라이선싱

​

만약 문제특허에 관한

무효자료를 찾을 수 없다면

매입을 하거나

라이선싱을 준비해야 한다.

어차피 투자했어야 할 개발비용을

기술거래나 라이선싱에 관한 비용으로

사용한다고 생각하자.

​

라이선싱을 통해서라도

제품 생산에 필요한 기술을

획득한다는 원래의 목적은

달성할 수 있을 것이다.​

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4) 포기

​

만약 선행기술조사를 하여

기업에서 사업하려는 분야에 대해

치명적인 제3자의 특허를

발견했는데 회피설계도 어렵고,

무효자료도 찾을 수 없고,

라이선싱도 불가능하다면

어떻게 해야 할까?

​

이럴 때는 그 분야에 대한

사업포기를 고려해야 한다.

만약 선행기술조사가 없었다면

연구개발비를 지출하고

제품 생산설비를 갖춘 후

특허분쟁으로 사업을

중단했을 수도 있다.

 

선행기술조사를 통해 비용을

아낀 셈이라고 생각하자.

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